引例としての実施可能要件（Enablement of Prior Art）に関する米連邦巡回控訴裁判所（CAFC）判決

　１０月１９日、引例としての実施可能要件（Enablement of Prior Art）に関する連邦巡回控訴裁判所（CAFC）判決が出されました。
　引例としての実施可能要件（Enablement of Prior Art）において、これまでの判例法で、引例の開示によって出願時の当業者が、過度の実験（Undue Experimentation）の必要が無く、クレームされた発明に係る開示事項を作成、或いは実施可能となることが要求されてますが、今回のCAFC判決は、上記「出願時の当業者」の知識を決定する際、出願人による明細書中の自認を参酌することができる、と判示しました。

本CAFC判決の概要

　原告はPatent Trial and Appeal Board (“PTAB”)による、特許出願番号 09/832,440（出願日：April 11, 2011）に対する拒絶に対して、CAFCに上訴していた。対象となった特許出願では、ユーザからの利益情報リクエストを受け、前記リクエストに合致する利益を利益情報データベースから検索し、前記ユーザに利益情報を提供する方法及び装置に係る。上記の特許出願において代表的なクレームであるクレーム２７１は以下の記載となっていた：

A benefit information match mechanism comprising:

storing a plurality of benefit registrations on at least one physical memory device; receiving via at least one data transmission device a benefit request from a benefit desiring seeker;
resolving said benefit request against said benefit registrations to determine one or more matching said benefit registrations;
automatically providing to at least one data receiving device benefit results for said benefit requesting seeker;
wherein said match mechanism is operated at least in part via a computer compatible network.

　原告は、引例 として使われた “Peter Martin Associates Press Release” (以下 “PMA Reference”)は上記「過度の実験（Undue Experimentation）の必要が無く、クレームされた発明に係る開示事項を作成、或いは実施可能とする」との基準を満たしていない、と反論した。PMA Reference は、 “HelpWorks, Web Edition”の発表に関するプレスリリースであり、“HelpWorks, Web Edition”は社会福祉士や顧客が、利益、サービス、健康へのリスク、代理人が提供しようとしているサービスを、適性ライブラリによりスクリーニングする為の製品であり、PMA Referenceは以下のように“HelpWorks, Web Edition”を記載していた：

HelpWorks(TM) is a state-of-the art software program designed to help maximize the benefits and services that consumers receive from public and private agencies. It can be configured to evaluate any or all benefits and programs required – Federal, State and/or local.

HelpWorks Web Editions supports both a professionally directed deployment model – in which end users are professional caseworkers, [and] a selfservice model in which consumers use the Web to screen themselves for benefits, services, health risks, or anything else an agency wishes to implement via its eligibility library.

The power behind this unprecedented flexibility in application and access is PMA’s newly released Expert Eligibility Server (EES) technology. The EES engine allows an agency to utilize HelpWorks – Web Edition as well as other applications that will leverage this dynamic technology. With EES as the backbone, agencies can rapidly deploy eligibility solutions for touch-screen kiosks, interactive voice response systems, the Web and many other platforms.

　上記の記載に関して、HelpWorks – Web Edition の構造及び特徴、それらの構造や特徴がどのように統合され、HelpWorks – Web Editionとして機能するか、またHelpWorks – Web Editionが機能するための方法やステップ、に関する詳細な開示がないため、PMA Referenceは引例としての実施可能要件を満たさない、と原告側が主張した。

　CAFCは、出願時の当業者の知識に関する、原告の明細書中の数多くの認定に関して言及し、PMA Referenceの引例としての実施可能要件に関する原告側の主張を退けた。例として、原告の明細書中には以下のような記載があった：

・that central processing units and memories were “well known to those skilled in the art”
(当業者に良く知られた)；
・central processing units and memories were “used in conventional ways to process requests for benefit information in accordance with stored instructions”
（従来の方法で使用された）；
・the system described in the specification “can be implemented by any programmer of ordinary skill in the art using commercially available development tools”
（当業者のプログラマーが商業的に利用可能な開発ツールを用いて）；
・“search routines for accomplishing this purpose are well within the knowledge of those of ordinary skill in the art”
（当業者の知識の範囲）

　CAFCは、これらの記載に基づいて、汎用コンピュータの使用方法とプログラム方法は当業者にとって良く知られているので、クレームされた発明を実施するために、（過度な実験ではなく）通常の実験（“ordinary experimentation”）のみが必要とされるだけである、との見解を示した。

　なお判決中の反対意見では、PMA Referenceの引例としての実施可能要件を検討する際に、出願人自身の明細書の開示をPMA Reference に転用することは不適切である、との見解を示した。