海外での逸失利益に関する米国最高裁判所判決

　２０１８年６月２２日付で、米国最高裁判所（以下「最高裁」）により、海外での逸失利益に関する判決が出されました。

　米国特許法第２７１条(f)(2)には、

「何人かが権限を有することなく，特許発明の構成部品であって，その発明に関して使用するために特に作成され又は特に改造されたものであり，かつ，一般的市販品又は基本的には侵害しない使用に適した取引商品でないものを，当該構成部品がその全部又は一部において組み立てられていない状態において，当該構成部品がそのように作成され又は改造されていることを知りながら，かつ，当該構成部品をその組立が合衆国内において行われたときは特許侵害となるような方法により合衆国外で組み立てられることを意図して，合衆国において又は合衆国から供給した又は供給させたときは，当該人は，侵害者としての責めを負わなければならない。」

と規定されています。この法律に基づき侵害を立証した特許権者は、「当該賠償は如何なる場合も，侵害者が行った発明の使用に対する合理的ロイヤルティ以下であってはならない。」と規定する米国特許法第２８４条に基づく救済を受ける権利があります。本判決では、これらの法律により、特許権者は外国での逸失利益に対する損害賠償を受けることができる、と判示しました。

＜背景＞

　WesternGecoは、海底調査システムに関する４件の特許の特許権者である。WesternGecoは、当該技術を販売しておらず、また競合他社にライセンスしてもいない。WesternGecoは当該技術を自らが使用し、石油ガス会社のために調査を行っている。２００７年にIon Geophysicalは米国内で競合システム用の部品製造を開始し、それら競合部品を海外の企業に出荷した。海外企業は部品を組み合わせWesternGecoのシステムと略同一の測量システムを作成した。WesternGecoは、特許侵害しているとしてIon Geophysicalを提訴した。陪審は、Ion Geophysicalによる侵害があったと認定し、ロイヤルティとしての１２５０万ドル及び海外使用による利益損失としての９３４０万ドルの損害賠償をWesternGecoに対して認めた。これに対してIon Geophysicalは連邦巡回控訴裁判所に上訴した。連邦巡回控訴裁判所は、特許法第２７１条（f）は外国での逸失販売利益に対する損害賠償を認めていないと解釈し、逸失利益の損害賠償を認めた陪審決定を取り消した。 WesternGecoはこの判決を不服として最高裁に上告した。

＜最高裁判決＞

　最高裁は、連邦法が米国の領土管轄区域内でのみ適用されることを裁判所は想定している、という原則にまず着目し、その後、域外適用の問題について判断を下すために最高裁が用いてきた２段階の枠組みについて言及した。第１段階では、域外適用を否定する推定がくつがえされているか否かを検討する。法律の文言が域外適用を明確に示している場合に限り推定はくつがえされる。域外適用を否定する推定がくつがえされていない場合、第２段階では「法律の国内適用に関連する事案であるか否か」を検討する。裁判所はこの判断を下すにあたり、法律の適用対象を明らかにし、その対象に関連する行為が米国内で行われたのか否かを検討する。そのような行為が米国内で行われたのであれば、その事案に対しては当該法律の適用が認められる。

　司法の効率性の理由（今回の事案での第１段階の検討は、難解な問題を含んでおり、更には特許法の域を越えて他の多くの法律に影響する可能性があり、しかも本事案の結論には影響しないとの理由）に基づいて、最高裁判所は分析の第１段階を考慮することを避け、第２段階において本事案を解決することを選択した。最高裁は、特許法第２８４条の最大の目的は、侵害に対する完全な補償を特許権者に与えることであると指摘した。最高裁はまた、特許法第２７１条（f）（2）が、米国内または米国からの部品供給という国内的行為を規制していることに着目した。最高裁は、特許法第２７１条（f）（2）に基づく侵害に関する事案において、特許法第２８４条の適用対象は、米国からの部品の輸出行為にあると結論付けた。これに基づき最高裁は、WesternGecoに与えられた逸失利益の損害賠償は特許法第２８４条の国内適用であり、その理由は当該法律の適用対象に該当する本事案での行為は明らかに米国内で行われたものだからである、と判示した。