ビジネス方法の特許性に新たな基準　米国連邦巡回控訴裁判所（CAFC）

　2008年10月30日、米国の連邦巡回控訴裁判所（CAFC）は、ビジネス方法の特許適格性をめぐり争われていた Bilski事件（In re Bilski）で判決を下した。この判決は、ビジネス方法の特許適格性について、裁判所が新たな判断基準を示したものとして注目される。

本件の背景：

　出願人Bilskiらは、ヘッジ取引に関する特許出願（米国出願番号08/833,892）を行った。　米国特許庁審査官は、当該出願に係る発明は、”technological arts test”により判断すれば米国特許法101条の特許適格を有さないとして、全請求項を拒絶した。　またBilskiらの審判請求に対して、審判部は、”technological arts test”なるものは判例には存在しないとして審査官の過ちを指摘しながらも、「有用、具体的、且つ、有形の結果（”useful, concrete and tangible result”）」を有さない等を理由として、拒絶を維持する審決を下した。　Bilskiらは、これを不服としてCAFCに控訴した。　CAFCでは、ハードウェアによって実行されないヘッジ取引に関するビジネス方法の特許適格性が問題とされていた。

CAFC判決：

　CAFCは、Bilskiらの発明が米国特許法101条の特許適格性を満足しないとして、審判部の決定を維持する判決を下した。　判決に当たり、CAFCは、米国特許法101条の下での方法（”process”）の特許適格性を判断するには、最高裁によって示されてきたように、その「方法」が抽象的な概念である基本原理そのものを権利化しようとするものであるか否かを判断する必要があると判示した。　更にCAFCは、「方法」が抽象的な概念である基本原理そのものを権利化しようとするものであるか否かを判断するテストは、Benson, 409 U.S. at 70、Diehr, 450 U.S. at 192、Flook, 437 U.S. at 589 n.9等おいて最高裁により明確に示されたように、「機械又は変換テスト」であることを明らかにした。　この「機械又は変換テスト」とは、「方法」が特許保護対象となるためには、その「方法」が特定の機械又は装置に関連づけられているか、或いはその「方法」により何らかの対象物を異なる状態或いは異なる物に変換することが必要であるというものである。　この「機械又は変換テスト」を適用することにより、CAFCは、Bilskiらの発明は特許適格の基準を満足しないと判断した。
　なお、CAFCは、今回の判決において、State Street判決で用いられた「有用、具体的、且つ、有形の結果」テストが米国特許法101条の特許適格を判断する上で不十分であるとして、事実上、このテストを破棄した。　しかしながらビジネス方法特許については、上記「機械又は変換テスト」を満足する限り、ビジネス方法も米国特許法101条の特許適格を有することを再確認している。
　なお「機械又は変換テスト」の第１の条件である、「方法が特定の機械又は装置に関連づけられているか」は、本件における審理対象となっていない。　これに関してCAFCは、コンピュータがそのような「特定の機械又は装置」に該当するか否かの判断については、将来の裁判にゆだねる旨を表明している。
　また「機械又は変換テスト」の第２の条件である、「方法により何らかの対象物を異なる状態或いは異なる物に変換する」について、CAFCは、Abele, 684 F.2d at 908-09.を参照して、ある程度のガイドラインを示した。　CAFCは、Abeleで判示されたように特定の物理対象（ＣＴスキャンされる人体）のデータを可視表示するデータに変換するというような電子データの変換もまた、物理対象の変換と同様に特許適格有りとなり得るものであると述べている。