米国特許法改正法案の統一法案が上院を通過

　先発明主義から先願主義への改革を含む米国特許改正法案S. 23が去る２０１１年３月８日に米国議会上院において可決され、同様の内容の米国特許改正法案H.R.1249が６月２３日に米国議会下院において可決されていました。このたび、米国議会上院において、下院の法案H.R.1249が可決されました。今後、大統領が本法案に署名をすれば、本法案が成立し、米国特許法は先願主義へと大きく改正されることになります。

概要：
　先発明主義から「発明者による先願主義“first-inventor-to-file system”」への移行や特許紛争解決の代替手段としてのUSPTOにおける手続を充実させた特許改正法案S. 23が、米国議会上院において、2011年3月8日に可決された。その後、この上院法案と細目において若干の相違点があるが略同様の内容である特許改正法案H.R.1249が、米国議会下院において、２０１１年６月２３日に可決された。
　これを受け米国議会上院では、下院の法案H.R.1249を対象として、９月６日（火）に討論終結(cloture)票決を行い、討論終結票決が可決された。
　その後若干の議論を経て９月８日（木）に、米国議会上院は、下院の法案H.R.1249を採用することに関する票決を行い、新たな上院による補正を受けることなく、これが可決された。
　今般米国議会上院にて可決された下院の法案H.R.1249が近日中に大統領に届き、大統領が本法案に署名をすれば、本法案が成立し、米国特許法は先願主義へと大きく改正される。
　今般、米国議会上院にて可決され、大統領による署名前の米国特許改正法案H.R.1249に関し、添付書類（米国特許改正法案（H.R. 1249: “America Invents” Act）の概要）にて主要改正点を纏めた。

米国特許改正法案（H.R. 1249: “America Invents” Act）の概要

Ⅰ．概略と背景

　米国議会は約６０年間包括的な特許法改革法案を制定しておらず、２１世紀の米国特許システムが米国合衆国憲法の規定を反映することを目的として、本米国特許改正法案を制定した。
　米国の特許権者の利益のため主要他国の特許システムに米国の特許システムを調和させること、特許の質を改善すると共に本来登録されるべきでなかった特許に対して効率的に対抗できるシステムを提供すること、不当な訴訟費用及び一貫性のない損害裁定額を削減すること、等の必要性が議論される中で、今回の法改正がなされた。
　今回の法改正は、特許の質を改善し不要で非建設的な訴訟費用を低減するよう、より効率的で簡素化された特許システムを確立することを目的としている。
　以下においては、米国特許法の今回の改正点のうち、以下の２つの主要改正点に関して詳細に説明する。
　・先発明主義から「発明者による先願主義“first-inventor-to-file system”」への移行
　・裁判所での特許紛争解決の代替手段としてのUSPTOにおける手続

Ⅱ．先発明主義から発明者による先願主義への移行

　新たな「発明者による先願主義 “first-inventor-to-file system”」により、他国で採用されている先願主義に近づきながらも、１年間の猶予期間（one-year grace period）の利益を発明者に提供する。現行の米国特許法第１０２条のいくつかの項では、本願発明の発明日に基づいて先行技術を規定しているのに対し、改正法案では、本願発明の発明日ではなく有効出願日に基づいて先行技術文献を適用する。
　尚、先願主義への移行に関わる下記の改正は、（サブセクションに対して、例外的に発効日が設けられている場合を除く）本改正法の制定から１８ヶ月後を発効日とし、A)該発効日以降の有効出願日を有する発明に関する請求項を含む特許出願とそれに基づく特許、また、B)該発効日以降の有効出願日を有する発明に関する請求項を含む特許又は出願への、特許法１２０， １２１， ３６５(c)条に基づく明確なリファレンス、を含む特許出願とそれに基づく特許に対して適用される。

（１）先行技術：１０２条(a)(１)
　改正法案の第１０２条(a)(１)では、発明の有効出願日前の先行技術により新規性が否定される条件が規定されている。具体的には、「発明の有効出願日前に特許を受け、刊行物に記載され、若しくは公然実施され、販売され、又は公衆に利用可能になった」発明は特許を受けることができない、と規定されている。現行の特許法第１０２条(a)及び(b)では、「国内で他人に知られ又は使用された発明」や、「国内で公然実施され又は販売された発明」は特許を受けることができないと規定されている。それに対して改正法案では、「国内」との文言は無く、先行技術の地域的制限が削除されている。
　これに関連し、外国でなされた発明について規定した現行の特許法第１０４条（“Invention made abroad”）は、改正法案により削除されている。

（２）先願：１０２条(a)(２)
　改正法案の第１０２条(a)(２)では、発明の有効出願日前に有効に出願された先願により新規性が否定される条件が規定されている。具体的には、「発明の有効出願日前に有効に出願され、他の発明者を記載した特許又は出願であって、１５１条に基づき発行された特許、又は、１２２(b)条に基づき公開され若しくは公開予定である特許出願に記載された」発明は特許を受けることができない、と規定されている。
　現行の特許法第１０２条(e)では国際出願についての例外規定が設けられていたが、改正法案の第１０２条(a)(２)では国際出願についての例外規定は設けられていない。これに関連し、現行の特許法第363条には「合衆国を指定する国際出願は、例外として特許法第１０２(e)条に規定されている点を除き、…米国特許庁に通常に出願された国内出願の効果を有する」と規定されているが、改正法案では、この「例外として特許法第１０２(e)条に規定されている点を除き」という文言が特許法第３６３条から削除される。
　なお改正法案の第１０２条(a)(２)における「発明の有効出願日前に有効に出願され」の意味（即ち引例の出願日）は、第１０２条(d)に規定されており、例えば先の出願に基づいてパリ優先権（第１１９条）を主張する特許又は出願の場合には、最先の出願日において「有効に出願された」ものとみなされる。

（３）一年間の猶予期間（one-year grace period）：１０２条(b)(１)
　改正法案の第１０２条(b)(１)では、第１０２条(a)(１)についての例外規定が設けられている。具体的には、発明の有効出願日前の１年以内になされた公開が１０２条(a)(１)の先行技術（“prior art”）とはならない条件として、
(A)発明者又は共同発明者から直接又は間接に開示された内容を入手した第三者、又は、発明者若しくは共同発明者、によりなされた公開である場合、
(B)公開された内容が、その公開以前に、発明者又は共同発明者から直接又は間接に開示された内容を入手した第三者、又は、発明者若しくは共同発明者、により公開されている場合
が規定されている。
　この規定では、発明者（若しくは共同発明者）により又は発明者から内容を入手した第三者によりなされた公開は、出願前１年以内であれば、先行技術とはならない。また更に、出願前１年以内であれば、発明者が発明を公開すれば、その後公開された内容は、発明者に由来するものであるか否かに関わらず、先行技術とはならない。即ち、発明を公開した発明者が、１年以内に出願をしさえすれば、公開後になされた他の公開は当該発明者の出願に対する先行技術にならない(Patent Reform Act Of 2011, Bill Provisions, Proceedings and Debates of the 112nd Congress, First Session, 157 Cong. Rec. 1348, 1365-66(March 8, 2011))。

（４）先願の例外：１０２条(b)(２)
　改正法案の第１０２条(b)(２)では、第１０２条(a)(２)についての例外規定が設けられている。具体的には、出願又は特許中の開示が１０２条(a)(２)の先行技術（“prior art”）とはならない条件として、
(A)開示された内容が、発明者又は共同発明者から直接又は間接に入手したものである場合
(B)開示された内容が、それが有効に出願される前に、発明者又は共同発明者から直接又は間接に開示された内容を入手した第三者、又は、発明者若しくは共同発明者、により公開されている場合
(C)開示された内容と発明とが、発明の有効出願日迄に、同一人により所有され又は同一人への譲渡義務がある場合
が規定されている。この先願の例外の(B)の規定は、前記１年間の猶予期間の規定に対応しており、発明を公開した発明者が、１年以内に出願をしさえすれば、公開後になされた他の出願は当該発明者の出願に対する先行技術にならない。
　また現行の特許法では、「同一人により所有され又は同一人への譲渡義務がある」発明は、１０３条(c)により、１０２条(e), (f), (g)のみに基づく１０３条(a)の拒絶の引例として使用できないが、１０２条の拒絶には使用できる。それに対し改正法案では、「同一人により所有され又は同一人への譲渡義務がある」発明は、１０２条の拒絶に使用できないことになる。

（５）引例として有効な特許、特許出願公開：第１０２条(d)
第１０２条(a)(２)の拒絶における、特許、特許出願公開の引例としての有効日：
　l特許或いは特許出願公開の出願日;或いは
　l１つ以上の先の出願を基とし、１１９条、３６５条(a)、或いは３６５条(b)に基づく優先権を享受できる場合、また１２０条、１２１条、３６５条(c)に基づく先の出願日の利益を享受できる場合は、該１つ以上の先の出願のうち、最も先の出願日

Ⅲ．裁判所での特許紛争解決の代替手段としてのUSPTOにおける手続

　裁判所での費用がかかり長期化する特許紛争解決の代替手段として、USPTOで有効に機能する手続が望まれる。改正法案では、特許付与後異議申立（post-grant review）制度が新たに設けられると共に、現行の当事者系再審査手続を大幅に変更したものとして当事者系レビュー(inter partes review)制度が設けられる。これらの新しい手続きにより、特許権者でない者は、１つ以上の請求項の取消をUSPTOに申し立てることができる。また更に、特許権者のみが請求できる補充審査（Supplemental Examination）制度が新たに設けられる。また先発明者決定（interference）手続に代り、真の発明者決定（derivation）手続が規定される。現行の査定系再審査手続(ex parte reexamination proceedings)は、今回の法改正後も残される。
　なお審判、査定系再審査手続、特許付与後異議申立、当事者系レビュー、真の発明者決定手続におけるPTAB（Patent Trial and Appeal Board）の決定に対し、連邦巡回控訴裁判所（CAFC）に上訴することが可能である。

（１）特許付与後異議申立制度（post-grant review）
　特許付与後異議申立制度（post-grant review）は、改正法案の３２１条～３２９条に規定される。この制度では、異議申立の理由として、特許又は請求項の無効性に関する規定（２８２条(b)の規定）に基づいて主張されるものであれば、いかなる理由でも認められるとしている。現行の再審査（ex parte及びinter parte）基準では、異議申立の理由と認められるものは、特許法第３０１条に規定されるように、先行技術特許および刊行物に限定されている。それに対してこの改正法案では、例えば特許法第１０１条の規定や第１１２条の規定等に基づいて、異議を申し立てることが可能となる。更に改正法案の３２６条には、関連する証拠についてのディスカバリーの手続を特許庁長官が定めること、申立人には少なくとも１回の書面による意見陳述の機会が与えられること、何れの当事者も口頭審問を要請する権利が与えられること、等が規定されている。
　なお特許付与後異議申立の手続が開始されるためには、申し立てられた１つ以上の請求項について、特許性がない可能性の方が高い（it is more likely that not）と特許庁長官により判断されればよい。また、特許法第３２８条のPTAB（Patent Trial and Appeal Board）による最終書面決定後に、特許付与後異議申立の際に申立人が挙げた、また合理的に挙げることができたであろう理由を基に、USPTOに対して手続きを要求、継続することはできない（禁反言）。特許付与後異議申立の期間には制限があり、特許権付与又は再発行特許の発行から９ヶ月以内に申立てを行う必要がある。また、特許付与後異議申立後に特許性が認められた補正クレーム、新クレームに関しては、特許法第２５２条の再発行特許の場合と同様の中用権が発生する。

（２）当事者系レビュー(inter partes review)
　当事者系レビュー(inter partes review)は、現行の当事者系再審査手続を大幅に変更したものとして、改正法案の３１１条～３１９条に規定される。この当事者系レビューにおける異議申し立て理由は、１０２条又は１０３条に基づくものであり、且つ先行技術特許および刊行物に基づくものに限定されている。
　なお当事者系レビューの手続が開始されるためには、申し立てられた１つ以上の請求項について、申立人が勝つ（特許が取り消される）合理的な可能性がある（there is a reasonable likelihood）と特許庁長官により判断されればよい。また、特許法第３１８条(a)のPTAB（Patent Trial and Appeal Board）による最終書面決定後に、当事者系レビューの際に申立人が挙げた、また合理的に挙げることができたであろう理由を基に、USPTOに対して手続きを要求、継続することはできない（禁反言）。当事者系レビューは、特許権付与又は再発行特許の発行から９ヶ月後又は特許付与後異議申立の手続の終了日のいずれか遅い方の後に申立てを行うことができる。また、当事者系レビュー後に特許性が認められた補正クレーム、新クレームに関しては、特許法第２５２条の再発行特許の場合と同様の中用権が発生する。

（３）補充審査（Supplemental Examination）
　補充審査（Supplemental Examination）は、改正法案の２５７条に規定される。この補充審査では、特許に関連があると信じられる情報について、考慮、再考慮、又は修正することを特許権者が請求できる。特許庁長官は、補充審査要求を受領してから３ヶ月以内に、上記特許に関係があると信じられる情報によって、特許性についての新たな疑問（substantial new question of patentability）が生じるか否かを示す証明書を発行する。この補充審査で特許性についての新たな疑問が生じた場合、特許庁長官により、査定系再審査手続(ex parte reexamination proceedings)が開始される。先の特許審査で情報が考慮されなかった、不適切に考慮された、又は誤っていたとしても、この補充審査において当該情報が考慮、再考慮、又は修正されれば、当該情報に基づいて特許が権利行使不能と判断されることはない、と明示的に規定されている(２５７条(c))。

（４）真の発明者決定（derivation）手続
　真の発明者決定（derivation）手続は、現行法第１３５条の先発明者決定（interference）手続に置き換わるものとして、改正法案の１３５条に規定される。この真の発明者決定（derivation）手続では、特許出願人の申立てにより、この申立人の出願に記載された発明者から、該申立人の許可無く、先の出願に記載された発明者が発明を得たという事実を主張する。この真の発明者決定（derivation）手続は、先の出願の特許発行日から１年間の間に、宣誓書、実質的な証拠によるサポートと共に、申し立てを行なうことができる。この手続きはBPAI（Board of Patent Appeals and Interferences）に代わりPTAB（Patent Trial and Appeal Board）が担当する。また先発明者決定（interference）手続に対する民事訴訟について規定した現行法第１４６条からは、今回の法改正により、「先発明者決定（interference）」という文言が完全に削除され、真の発明者決定（derivation）の文言に置き換えられる。

（５）先行技術情報の提出
　特許出願に対する情報提供として、改正法案の第１２２条(e)では、特許、公開特許出願、又は他の刊行物を、特許出願の記録に残し考慮対象とさせるために、第三者が提出できることが規定されている。但し、最初の公開日から６ヶ月後又は審査での最初の拒絶理由通知の日付のいずれか遅い方と、許可通知の日付とのいずれか早い方、より前に提出される必要がある。この提出と共に、各文献の関連性についての簡潔な説明を述べること等が要求される。
　なお現行法の下では、特許庁の裁量により第三者による情報提供を認めており（37 CFR 1.99, MPEP 1134.01）、37 CFR 1.99に基づく情報の提出は、公開日から２ヶ月以内又は許可通知の郵送日のいずれか早い方までになされなければならない。この現行システムでの情報提供では、特許若しくは公開又は他の如何なる情報についても、その説明をしてはならない、と規定されている。
　登録特許に対する情報提供として、改正法案の第３０１条では、特許又は刊行物である先行技術に加え、特許権者が連邦裁判所又はUSPTOでの手続において提出した陳述であって、特許クレームの権利範囲に対して特許権者が見解を示したもの、を提供可能な情報として規定している。これは、特許又は刊行物である先行技術のみを提供可能な情報であると規定した現行法の第３０１条を置き換えるものである。この特許権者による陳述は、査定系再審査手続、特許付与後異議申立、又は当事者系レビューが開始されたときに、それらの手続において、特許クレームの適切な意味を決定する目的のためにのみ用いられる。

Ⅳ．その他の項目について

　改正法案第２７３条では、先使用権が全ての種類の特許主題の製造や商業過程での使用に対して認められ、現行法と異なり、ビジネス方法特許に限定されることが無い。
　また、改正法案第273条では、先使用権は、１）被告が、善意によって、米国内で、内部の商業利用に関連して使用し、２）商業使用がA)発明の有効出願日、B)１０２条（b）の例外規定に該当する方法によって、発明が公開された日、の最先の日から少なくとも１年前に、商業使用が行なわれた場合に認められる。

　改正法案の第１１８条では、「発明者が発明を譲渡した又は譲渡する義務のある者は特許出願できる」、また「十分に発明の所有権を示した者は、発明者の代わり或いは代理人として、関連のある事実に基づいた証拠と、当事者の権利を保護する為に適切な行為であるとの証明を行った上で、特許出願を行なうことができる」と規定されている。但し、第１１５条に規定されるように、例外の場合を除き、発明者は出願に関して宣誓書にサインしなければならない。即ち、現行特許法と同様に、発明者による宣誓書のサインが必要である。

　改正法案では、会計検査院長が特許不実施主体（NPE: non-practicing entities）またはPAE(patent assertion entities)（これらは「パテント・トロール」と呼ばれることもある）による訴訟の結果に関する報告を提出することを定めている。

　また、この改正法案の第１２３条では、事業体の規模を２つから３つへ変更している。これまでは、大規模事業体と小規模事業体のみであったが、本法案では、大規模、小規模、および極小規模事業体を設けている。「極小規模事業体（micro entity）」とは、小規模事業体であって、これまでに発明者として出願した特許出願が４件以下、総利益が一定以下、かつ総利益が一定以上の主体に対してライセンス又は他の所有権の持分を譲渡していない又は譲渡義務のない出願人である。減額が適用される費用に関しては減額率が小規模で５０％、極小規模で７５％となる。

　さらに改正法案では、電子出願を利用しない出願に対して新たに４００ドルの手数料を課すとしている。これは、電子出願の利用促進を図るものである。

　更に、改正法案では、第４１条(a), (b), (d)(1)（特許出願、審査、登録等の料金、維持年金、特許調査等の料金）及び第１３２条(b)（継続審査請求：ＲＣＥ）に規定される全ての手数料に対して、１５％のサーチャージが課せられる、と規定している。このサーチャージの規定は、改正法の制定から１０日後に効力を発揮する。

　また、この改正法案の第２９８条では、被告が弁護士の鑑定書を取得しなかったことや、裁判所や陪審員に対して鑑定書を公開しなかったことを、故意侵害や、意図的に侵害を誘発させたとの証拠としては認めないとしている。改正法案の第２９８条は、代理人と依頼人の機密特権を保護することや、被告が鑑定書を取得しなければいけないという心理的圧力を低減させること、が目的とされている。

　また改正法案の第２８２条では、ベストモード開示要件を特許無効または権利行使不能の抗弁の理由としないことを定めている。ただし、審査の段階ではベストモード要件は存続する。

　さらに、この改正法案の第２９２条では、特許番号の虚偽表示に関する規定を改正し、米国政府のみが虚偽表示による罰金を求める訴訟を提起できるとし、また虚偽表示により競争阻害を受けている者のみが損害賠償の民事訴訟を提起できるとしている。現行法では、個々の違反行為につき５００ドルの罰金を求める訴訟は誰でも起こすことができ、その罰金は１／２ずつ米国政府と提訴者に支払われる。

　最後に、この改正法案では、３ヶ所以上のUSPTOのサテライトオフィスを開設するとしている。最初のサテライトオフィスは「Elijah J. McCoy United States Patent and Trademark Office」との名称でデトロイトに設置される。

１０２条の新旧対比表

本件に関し、ご不明な点やご質問等ございましたら、ips@itohpat.co.jpまでお問い合わせくださいますよう、御願い致します。

以上