プロダクト・バイ・プロセス　クレームについて判断基準を統一　 知的財産高等裁判所 [知財高裁　特別部　平成２２年（ネ）第１００４３号　２０１１年１月２７日判決]

　知的財産高等裁判所は、２０１１年1月２７日、特許権侵害訴訟の大合議体による判決で、いわゆるプロダクト・バイ・プロセス　クレームの技術的範囲について、これまで統一されていなかった判断基準を統一する判断を示した。

　判決要旨
　○いわゆるプロダクト・バイ・プロセス・クレームの技術的範囲について、物の構造又は特性により直接的に特定することが出願時において不可能又は困難であるとの事情が存在しない場合は、その技術的範囲は、クレームに記載された製造方法によって製造された物に限定される。

　○特許法第１０４条の３に係る抗弁（侵害訴訟における特許無効の抗弁）に関し、いわゆるプロダクト・バイ・プロセスクレームの要旨の認定において、物の構造又は特性により直接的に特定されることが出願時において不可能又は困難であるとの事情が存在しない場合は、その発明の要旨は、クレームに記載された製造方法により製造された物に限定して認定される。

（解説）
　これまで、特許権侵害訴訟において、プロダクト・バイ・プロセス　クレームの技術的範囲については、「製造方法によって特定された物に限定されず、物質が同じなら侵害しておると判断すべき」（物質同一説）と、「製造方法が違う場合は侵害しない」（製法限定説）とで学説や判決が分かれていた。
　今回の判決では、製法を特定した物の発明の特許権は、「同じ方法で作られた物」に限られる」との原則を示した。その上で、「物の構造又は特性により直接的に特定することが出願時において不可能又は困難であるとの事情が存在するとき」は、製造方法に限定されることなく、「物」一般に及ぶと解釈されることとした。
　今回の判決において、特許権の侵害訴訟におけるプロダクト・バイ・プロセス　クレームの解釈の判断基準だけでなく、特許庁（審判）における発明の要旨の認定についても言及し、上記判断基準と同様に、「物の構造又は特性により直接的に特定することが出願時において不可能又は困難であるとの事情が存在するとき」は、クレームに記載された製造方法に限定されることなく、「物」一般に及ぶと認定されるべきであり、上記のような事情が存在しないときは、クレームに記載された方法により製造された物として認定すべきである、との判断が示された。
　今回の判決は、侵害訴訟におけるクレームの解釈、特許庁の審査・審判における発明の認定の際のクレーム解釈を統一しようとした点で意義がある。
　なお、特許庁は、これまで、「物質同一説」の立場で審査を行ってきた。今回の知財高裁の判決により、特許庁が新規性・進歩性の審査基準を改訂するか否かは現時点では不明である。
　今回の判決は、先願において、ある化合物Aについて特許が認められた場合に、同じ「化合物A」について、後出願のプロダクト バイ プロセス　クレームの特許が認められる余地があることを認めるものである。したがって、特に「化合物」の発明の場合は、後願のプロダクト バイ プロセス　クレーム特許の成立を排除できるように、当初明細書において、複数の製造方法を開示しておくことが推奨される。加えて、これらの製造方法による化合物の権利主張ができるようにするため、これらをクレームしておくことが推奨される。