当事者系レビュー、付与後レビュー、および対象となるビジネス方法特許の暫定プログラムに関する最終施行規則 （２０１２年８月１４日公表）

リンク先：http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/FR-2012-08-14/html/2012-17906.htm

　米国特許商標庁（「庁」又は「USPTO」）は、特許審判部により行われる新たな当事者系レビュー手続き、特許付与後レビュー手続き、および、ビジネス方法特許に対する暫定の特許付与後レビュー手続きに関するリーヒー•スミス米国発明法（「AIA」）の規定を実施するために、施行規則の改定を行っています。

　施行期日：この最終規則の改正は、２０１２年９月１６日に施行されます。

　当事者系レビュー手続きの変更は、２０１２年９月１６日、その日前、およびその日後に発行のすべての特許に対して、適用されます。
　特許付与後レビュー手続きの変更は、AIAの先願主義に係る条項が適用される出願に基づき発行される特許に対して、適用されます。
　ビジネス方法特許についての暫定プログラムの変更は、２０１２年９月１６日、その日前、およびその日後に発行された全てのビジネス方法特許に対して、適用されます。

概要

当事者系レビュー

　規則42.101（a）では、当事者又は利害関係のある実際の当事者は、特許のクレームの有効性に異議を唱える民事訴訟を提起するより前に、該当事者系レビュー手続きの請求をしなければならないと規定しています。

　規則42.101（b）では、申立人、実際の利害関係人、又は申立人と利害を共有する者は、侵害を主張する訴状の受領日から一年が経過した後は該異議申立をすることはできないと規定しています。

　規則42.101（c）では、申立人、実際の利害関係人、又は申立人と利害を共有する者が、請求において特定される根拠に基づいてクレームに異議を唱えることが禁反言の法理によって禁じられている場合、該異議申立をすることはできないと規定しています。本規則は、改正された米国特許法第325条(e)(1)および同第315条(e)(1)に規定する付与後レビュー、対象となるビジネス方法特許の異議申立、又は当事者系レビューにおける最終書面決定に基づく禁反言についての内容に準拠したものです。

　規則42.102（a）では、当事者系レビューの提起を要求する申し立ては、特許付与又は再発行特許の発行から９ヶ月後の日以降、若しくは特許付与後レビューが開始された場合にあっては当該特許付与後レビューの終了した日以降、に行うことができると規定しています。

　規則42.104（b）では、申立において、異議の対象となる各クレームを特定し、各クレームにつき異議申立の理由を特定し、当該クレームがどのように解釈されるのかを説明し、その様に解釈されたクレームが特定された理由により何故特許性を有さないのかを説明し、さらに、異議をサポートする証拠の箇所の引用と共に異議の根拠となる証拠の番号を示すことを求めています。

　規則42.107（a）では、特許権者は申立に対して予備応答を提出できると規定しています。

　規則42.107（b）では、申立に対する予備応答の期限は、当事者系レビューの申請があった旨の通知の日から３ヶ月以内とすることが規定されています。特許権者の予備応答の提出から３ヶ月以内、又は、予備応答の期限日から３ヶ月以内に、特許審判部は異議申立の認否を決定します。

　規則42.108は当事者系レビューの提起について規定しています。

　改正された米国特許法第314条(a)では、長官は、申立に記載された情報および特許権者からの事前の応答により、その申立において異議を唱えられたクレームの少なくとも１つにおいて申立人が優勢であろうという合理的可能性が認められる場合を除き、当事者系レビューの提起を否認できると規定しています。規則42．108は、この法律上の要求に準拠しています。また規則42.108では、異議申立ての対象であるクレームの全て又は幾つかについて、及び、主張された非特許性の理由の全て又は幾つかについて、クレーム毎及び理由毎にレビュー手続きを進めることを許可するか否かを、特許審判部が決定できると規定しています。なおレビューの認否については、改正された米国特許法第316条(b)に規定されているように、特許審判部は手続きを適時に完了させるための特許審判部の能力を考慮することができます。

特許付与後レビュー

　規則42.201（a）では、申立人、又は実際の利害関係人が特許のクレームの有効性に異議を唱える民事訴訟を既に提起していない場合、特許権者以外の者が特許付与後の異議申立を行うことができると規定されています。

　規則42.201（b）では、申立人、実際の利害関係人、又は申立人と利害を共有する者が、請求において特定される根拠に基づいてクレームに異議を唱えることが禁反言の法理によって禁じられている場合、該異議申立をすることはできないと規定しています。本規則は、改正された米国特許法第325条(e)(1)および同第315条(e)(1)に規定する付与後レビュー、対象となるビジネス方法特許の異議申立、又は当事者系レビューにおける最終書面決定に基づく禁反言についての規則に準拠したものです。

　規則42.202（a）では、特許付与後レビューは、特許付与又は再発行特許の発行日から9ヶ月以内に申し立てなければならないと規定しています。

　規則42.204（b）では、申立において、異議の対象となる各クレームを特定し、各クレームにつき異議申立の理由を特定し、当該クレームがどのように解釈されるのかを説明し、その様に解釈されたクレームが特定された理由により何故特許性を有さないのかを説明し、さらに、異議をサポートする証拠の箇所の引用と共に異議の根拠となる証拠の番号を示すことを求めています。

　規則42.207（a）では、特許権者は申立に対して予備応答を提出できると規定しています。

　規則42.207（b）では、申立に対する予備応答の期限は、付与後レビューの申請があった旨の通知の日から３ヶ月以内とすることが規定されています。特許権者の予備応答の提出から３ヶ月以内、又は、予備応答の期限日から３ヵ月以内に、特許審判部は異議申立の認否を決定します。

　規則42.208は付与後レビューの提起について規定しています。

　改正された米国特許法第324条(a)では、申立に記載された情報によって、当該情報が反駁されないならば、異議を唱えられたクレームのうち少なくとも１つのクレームが特許性を有さない可能性の方が、特許性を有する可能性よりも高いことを長官が認める場合を除き、長官は、付与後レビューを否認することができると規定しています。あるいは、長官は、他の特許又は特許出願にとって重要な新しい又は未解決の法的問題を申立が示す場合、付与後レビューを提起させることができます。規則42．208は、この法律上の要求に準拠しています。また規則42.208では、異議申立ての対象であるクレームの全て又は幾つかについて、及び、主張された非特許性の理由の全て又は幾つかについて、クレーム毎及び理由毎にレビュー手続きを進めることを許可するか否かを、特許審判部が決定できると規定しています。なおレビューの認否については、改正された米国特許法第326条(b)に規定されているように、特許審判部は手続きを適時に完了させるための特許審判部の能力を考慮することができます。

ビジネス方法特許のための暫定プログラム

　規則42.302（a）では、申立人、実際の利害関係人、又は申立人と利害を共有する者が特許侵害で提訴され、又は特許侵害で告発されていない場合、申立人は対象となるビジネス方法特許の異議申立をすることはできないと規定されています。規則42.302（a）ではさらに、用語「侵害で告発され」とは、「対象となるビジネス方法特許の侵害についての実際の実質的な紛争であって申立人が連邦裁判所で確認判決訴訟を提起する地位があること」を意味するものであると定義しています。

　規則42.302（b）では、申立人、実際の利害関係人、又は申立人と利害を共有する者が、申立において特定される根拠に基づいて、クレームに異議を唱えることが禁反言の法理によって禁じられている場合、対象となるビジネス方法特許のレビューの申立をすることができないと規定しています。本規則は、改正された米国特許法第325条(e)(1)に規定する、付与後レビューにおける最終書面決定からの禁反言についての規則に準拠したものです。

　規則42.303では、対象となるビジネス方法特許の異議申立は、特許付与後レビューの申立が米国特許法第321条(c)の要件を満たす期間以外であればいつでも申し立てることができることが規定されています。

　規則42.304(b)では、申立において、異議の対象となる各クレームを特定し、各クレームにつき異議申立の理由を特定し、当該クレームがどのように解釈されるのかを説明し、その様に解釈されたクレームが特定された理由により何故特許性を有さないのかを説明し、さらに、異議をサポートする証拠の箇所の引用と共に異議の根拠となる証拠の番号を示すことを求めています。